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En principio, la denominación y las marcas o nombres comerciales operan, conceptual y funcionalmente, en campos y con finalidades distintas: la primera como identificación en el tráfico jurídico de un sujeto de derecho, y las segundas como identificadores en el mercado de los productos o servicios de una empresa, o de esta misma, frente a sus competidoras.
La denominación social es consecuencia de la atribución, por parte del ordenamiento y a determinadas entidades, de personalidad jurídica. En el ámbito de las sociedades, su fin fundamental es su individualización en el tráfico como sujeto de derecho. Como tal atributo no forma parte del patrimonio de la empresa. Por el contrario, los signos distintivos (marca, nombre comercial) resultan protegidos por el ordenamiento en tanto en cuanto permiten reconocer productos y servicios como procedentes de una empresa determinada, teniendo un valor económico independiente, que se integra en el patrimonio de la empresa como derecho de propiedad industrial, siendo susceptible de constituir el objeto de negocios jurídicos.
Dado el efecto indirecto que el uso de las primeras puede tener en el ámbito económico concurrencial, se ha reconocido y reclamado la necesidad de una coordinación entre ambas.
Así, la Ley 17/2001 de Marcas (en adelante, “LM”) ha intentado esclarecer el debate sobre la compatibilidad de los signos distintivos y de las denominaciones sociales, estableciendo tres reglas al respecto:
- La prohibición de registrar como marca «la denominación social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o de prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación existe un riesgo de confusión en público» [artículo 9.1 d) LM].
- El mandato a los órganos registrales competentes para que, en el proceso de otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas, denieguen la razón social solicitada si coincidiera con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos establecidos en la Ley de Marcas, salvo que medie autorización del titular de la marca o nombre comercial (disposición adicional 14 LM).
- Por último, acuerda la disolución de pleno derecho de la sociedad que mediante su denominación social violase el derecho de marca, si dicha violación fuese determinada por sentencia firme, y la sociedad no hubiese procedido a su modificación en el plazo de un año (disposición adicional 17 LM).
Mediante esta regulación la Ley de Marcas intenta coordinar dos registros distintos como son la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el Registro Mercantil mediante un criterio de prioridad; no podrán registrarse marcas que coincidan con denominaciones sociales previas, pero tampoco podrán otorgarse por el Registro Mercantil Central denominaciones sociales que coincidan con signos distintivos notorios o renombrados.
Las dos primeras prohibiciones operan de raíz; es decir, en el momento de otorgamiento de la marca o en el momento de concesión de la denominación social, obligando a ambos órganos a tener en cuenta la existencia de una denominación social o de un signo distintivo notorio o renombrado que pudiese inducir a confusión.
Sin embargo, surge el problema cuando la marca no es notoria o renombrada, pues el Registro Mercantil Central puede conceder una denominación social que infrinja el derecho de propiedad industrial previo del titular de la marca.
En este sentido, se entiende por marca o nombre comercial notorios, conforme al artículo 8.2 de la citada Ley de Marcas, los que sean generalmente conocidos por el sector pertinente al público al que se destinen los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial, en tanto que se considerarán como renombrados cuando sean conocidos por el público en general. Así pues, ¿qué podemos hacer si una denominación social viola nuestro signo distintivo, y de qué alternativa disponemos en caso de no tener tal consideración?
En primer lugar, requerir al titular de la denominación social el cese en el uso de la misma y solicitarle el cambio de denominación, previa acreditación de nuestro derecho de marca previo.
Si la solicitud no es atendida, podremos hacer valer nuestros derechos judicialmente acreditando la confusión existente entre nuestra marca y la denominación social posterior, y pudiendo en su caso solicitar medidas cautelares que impidan un perjuicio mayor a nuestro derecho.
Una vez obtengamos sentencia firme, operará la mencionada disposición adicional 17 LM. Sin embargo, habremos de esperar un año para que el titular de la denominación social proceda a su modificación. En caso de no atender el requerimiento, podremos solicitar al Registrador mercantil la disolución de la sociedad y la práctica del asiento de cancelación. Todo ello sin perjuicio de la indemnización establecida en el artículo 44 LM, que podrá fijar el Tribunal que acuerde el cese en el uso de la denominación social por violación de la marca.
Al respecto, la doctrina científica, acorde a la interpretación jurisprudencial mayoritaria sobre el conflicto expuesto, manifiesta que en la mayoría de los pronunciamientos jurisprudenciales en los que se enjuician y resuelven conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos previos, el Tribunal Supremo viene consagrando de forma inequívoca la obligación, a cargo de la sociedad, de modificar la denominación social incursa en riesgo de confusión con un signo distintivo (marca y nombre comercial) que fuese anteriormente registrado.
Nuestro Alto Tribunal afirma la necesidad de que exista un obstáculo extrarregistral con suficiente entidad jurídica para obligar a un cambio de denominación. Este obstáculo extrarregistral puede ser la constatación de la existencia de un signo distintivo previo siempre y cuando entre dicho signo y el que compone la denominación social exista riesgo de confusión, lo que se determinará sobre la base de la total identidad o fuerte similitud de los signos confrontados, de los productos y actividades que ambos designen, y sectores de actuación (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1985).
En esencia, reconoce implícitamente a la denominación social una auténtica aptitud diferenciadora de las actividades empresariales que constituyen el objeto de la sociedad y, por ende, se decreta su modificación, estatutaria y registral, cuando resulte ser confundible con un signo distintivo previo -merced de la identidad o notoria similitud entre los signos y entre las realidades empresariales designadas-.
Con ello se trata de contribuir al mantenimiento de la transparencia del mercado, poniendo fin a situaciones de opacidad concurrencial que, en última instancia, lesionan los intereses económicos de todos los que, de una manera u otra, participan en el mismo; esto es, tanto de los empresarios competidores como de los consumidores y usuarios en cuanto destinatarios finales de los productos y servicios.